«Para evitar informes PCT confusos, proteja su invento como Patente de Invención, o mejor aún, aplíquelo directamente al PCT»

Compartimos un pedido de rectificación a la oficina internacional de OMPI y a la Autoridad ISA / PCT (INPI – BRASIL) para que se corrija una opinión escrita.

Pedido: Suprima o modifique aclaración confusa hecha en citas y explicaciones de Opinión Escrita PCT, según se propone. 

En mi calidad de abogado de patentes de Victorio IP y titular de la solicitud internacional Nro. PCT/PE2019/050003 (Lapa-Pen), la cual tienen novedad, actividad inventiva (nivel inventivo) y aplicación industrial para todas sus reivindicaciones técnicas, SOLICITO QUE LA OFICINA INTERNACIONAL (IB/OMPI) REQUIERA A LA ISA/PCT (INPI-BRASIL) RECTIFIQUE O SUPRIMA LA INUSUAL ACLARACIÓN HECHA EN EL RECUADRO V DE CITAS Y EXPLICACIONES DE ESTA OPINIÓN ESCRITA, la cual esta marcada en rojo, ya que tal como esta enunciada induce a error.

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¿Por qué esta aclaración innecesaria induce a error? 

Porque sugiere que las solicitudes PCT que se originaron en base a solicitudes de patentes de Modelos de Utilidad no podrán ser reclamadas como Patentes de Invención al momento de ingresar en fase nacional PCT, lo cual es incorrecto, ya que existen inventos que si bien inicialmente se tramitan como Modelos de Utilidad, muchos cumplen con todos los requisitos para ser reclamados como Patentes de Invención (a saber; Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) y nada puede impedir que se reclamen como tales en el exterior, así como hay “inventos” que se tramitan como Patentes de Invención, pero las cuales ni siquiera cumplen los requisitos para ser protegidos como Modelos de Utilidad (a saber; Novedad, ventaja técnica y aplicación industrial), lo que demuestra que la posibilidad de patentar un invento como Patente de Invención, no siempre esta en función con la modalidad de protección que el inventor haya podido señalar inicialmente.

Tan es así, que el inventor que haya solicitado patentar su invento como Modelo de Utilidad en un primer momento, después puede variarlo a Patente de Invención en cualquier momento dentro de su trámite regular de concesión, (ver artículo 83 de la Decisión 486) y donde si tal cambio de modalidad de protección se produjera, la oficina ISA que indica en su informe PCT, que el invento es un Modelo de Utilidad, tendría que corregir dicho informe después, lo cual difícilmente hará, ya que lo más probable es que ni siquiera notaria que el inventor realizo la variación de modalidad de protección, por lo que dicho informe PCT permanecería con una aclaración equivocada o pendiente de corregir, consecuentemente una ISA no puede afirmar en sus informes que un invento es un Modelo de Utilidad, cuando en principio el inventor lo puede convertir a una Patente de Invención en cualquier momento.

Se indica que el formulario del Petitorio PCT (PCT/RO/101) no hace distingos entre ambas modalidades de protección, ya que este formato no contiene ninguna casilla donde haya que indicar si la aplicación PCT es un Modelo de Utilidad o una Patente de Invención, lo cual es lo más acertado, ya que en una etapa inicial los inventores ni siquiera saben si su solución técnica es patentable, por lo que al no saber esto, menos sabrán que tipo de modalidad de protección les podría convenir más. Siendo más bien este hecho, lo que los motiva a acoger sus inventos al PCT, ya que esto les permite saber con mayor certeza si su idea realmente es un invento, por lo que no es dable que las ISA’s hagan aclaraciones de este tipo en sus informes PCT, ya que en un inicio no se les puede exigir a los inventores que sepan que tipo de modalidad de protección les conviene más, cuando estos ni siquiera están en condiciones de saber si su propuesta inventiva realmente se podrá patentar más adelante.

¿Por qué la ISA/PCT (INPI-BRASIL) interpreta que se trata de un Modelo de Utilidad?

Si bien nunca mencione que mi aplicación PCT es un Modelo de Utilidad, ya que el formato del petitorio PCT (PCT/RO/101) no permite esta opción, dicha interpretación que hace la ISA/BR obedece a que antes de que mi invento se acoja al PCT, se tramito su patente en Perú y en el formato de presentación de patente (F-DIN-01/02) se consigno Modelo de Utilidad como modalidad de protección, sin embargo, tal interpretación hecha por parte de la ISA/BR no hubiera sido posible si en mi calidad de inventor no hubiese solicitado previamente la patente ante Indecopi-Perú, sino simplemente, la hubiera presentado de manera directa al PCT, a fin de que en el petitorio PCT/RO/101 no figure que se esta reivindicando una prioridad peruana, y donde la fecha de prioridad para todos los efectos solo lo constituya, la fecha de presentación internacional al PCT, por lo cual dicha aclaración en mi informe PCT/ISA/237 (si no se retira o rectifica) hará que los inventores de los países donde se puede proteger modelos de utilidad, como Perú, Alemania, Brasil, etc. sintamos que es una mala idea, primero solicitar la patente en nuestros países como Modelo de Utilidad y luego acogerlos al PCT, ya que existirá el riesgo de que en nuestros informes PCT se emita una aclaración tan perjudicial como el que paso en mi caso, la cual, me esta dificultando la posibilidad de encontrar socios bajo el modelo Patent Basket, especialmente en los países donde no se conoce los modelos de utilidad, pues piensan que al tratarse de una modalidad de protección desconocida en sus países no podrán proteger mis inventos en sus países.

De los posibles efectos de no eliminar dicho extremo en la opinión escrita de mi aplicación PCT  

La no rectificación de la aclaración confusa en la opinión escrita de mi aplicación PCT por parte de la ISA/BR, hará que los inventores de todos los países que contemplan los modelos de utilidad, tales como Perú, Alemania, Brasil, etc., y que estén pensando en buscar socios en merito a sus informes (PCT/ISA/237), especialmente en los países que no contemplan los Modelos de Utilidad, consideren que es una mala idea, primero solicitar la patente en sus países como Modelo de Utilidad y luego acogerlos al PCT, ya que nadie querrá correr el riesgo de que una aclaración que pueda generar dudas en sus potenciales socios extranjeros aparezca en sus informes PCT/ISA/237, originando que los abogados, agentes o brókeres de patentes aconsejen a los inventores que hayan decido iniciar los trámites para proteger sus inventos en sus países de manera previa al PCT, que no comentan el error de iniciarlos bajo la modalidad de protección de patente de modelo de utilidad (si su país contemplara tal posibilidad claro), sino únicamente como Patentes de Invención para que después no tengan este inconveniente de tener una aclaración tan perjudicial en su informe (PCT/ISA/237) al momento que la ISA emita la opinión escrita en la etapa conocida como Fase Internacional del PCT. 

Propuesta de aclaración

En caso que no se elimine la aclaración, pido que se sustituya con el siguiente párrafo que propongo y considero más apropiado:

“Si bien esta solicitud antes de ser acogida al PCT fue iniciada bajo la modalidad de protección de Modelo de Utilidad ante la oficina de patentes de Perú, actualmente puede ser protegida como Patente de Invención en cualquier país miembro del PCT a su entrada en fase nacional, ya que cumple con el requisito de actividad inventiva para todas sus reivindicaciones técnicas”  

Quedo a su gentil respuesta, la cual espero confirme este pedido. 

ANEXOS

(1) Respuesta de la ISA/PCT (INPI-BRASIL) a nuestra pedido de rectificación.

Análisis de esta respuesta:

Si bien la ISA/PCT nos concede el pedido y rectifica su informe PCT/ISA/237 (opinión escrita), esta autoridad persiste en resaltar que este tipo de párrafos aclaratorios siempre serán necesarios en las solicitudes redactadas como Modelo de Utilidad, y en los cuales se hayan encontrado documentos de colisión con la invención y el análisis de la actividad inventiva es negativa.

Por lo que recomendamos a los inventores de los países que contemplen la modalidad de protección de Modelo de Utilidad y que estén pensando usar el PCT como mecanismo para proteger su invento en el exterior, no proteger su invento como Modelo de Utilidad antes de acogerlo al PCT, sino simplemente acoger su invento al programa PCT de manera directa, esto es, sin haber generado una fecha de prioridad previa a su invento, a fin de que la fecha de prioridad de su invención, lo sea la fecha de presentación internacional al PCT, y no una fecha previa.

*Si usted desea aprovechar las bondades del PCT, pero ha decido no acoger su invento de manera directa al PCT, sino que es su deseo primero iniciar el tramite de patente en su país, le recomendamos que en todo caso lo haga bajo la modalidad de protección de Patente de Invención*

(2) Informe PCT corregido.

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